Но, к сожалению, бывает так, что, осознав важность этой регистрации, оценив свое обозначение на охраноспособность, заплатив пошлину, подав заявку и прождав длительное время решения о регистрации, заявитель узнает о том, что регистрация его обозначения в качестве товарного знака (далее - ТЗ ) невозможна. Выходит, что вся проделанная работа, ожидания, планы на защищенный регистрацией товарный знак – все зря? Нет, не все потеряно!

Отметим, что раньше заявителей не уведомляли о невозможности регистрации обозначения, а сразу выносили решение об отказе в регистрации товарного знака.

Сейчас, когда малоприятная новость о невозможности регистрации стала приходить из Роспатента в виде уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, появилась возможность приводить свои доводы в защиту регистрации, т.е. высказывать свое профессиональное несогласие с мнением эксперта.

В настоящее время ИНТЕЛЛЕКТ-С активно пользуется возможностью предоставления ответа на уведомление Роспатента с целью защиты товарного знака. И зачастую приведенные доводы заставляют эксперта изменить свое мнение.

Приведем примеры, которые подтверждают, что можно опровергнуть мнение эксперта Роспатента и вместо отказа получить решение о регистрации товарного знака:

1. В декабре 2002 г. на регистрацию было отправлено словесное обозначение «Гарна». В ноябре 2003 г. пришло уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, в котором было сказано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве ТЗ на основании того, что носит хвалебный характер (см. Русско-украинский, Украинско-русский словарь «Гарний – хороший; красивый; изящный, «гарна» - ж. р.) и в отношении заявленных товаров и услуг указывает на положительные качества и свойства.

На данное уведомление был направлен ответ, в котором приводились убеждающие, противоположные мнению эксперта, аргументы в защиту регистрации обозначения. Мы пытались доказать, что заявленное обозначение не носит хвалебного характера и объяснили свою позицию следующим образом:

Слово «Гарна» является украинским словом. Стоит заметить, что украинским языком владеет лишь малая часть населения России, а слова «гарний», «гарна» не являются общеупотребительными и поэтому непонятны основной части русскоязычного населения. А если рядовому потребителю неизвестно слово, то он не может его расценивать как слово, имеющее хвалебный характер.

Кроме этого, краткое прилагательное женского рода «гарна» носит хвалебный характер, только если стоит рядом с существительным. В нашем случае это не так. Данное обозначение является субстантивированным существительным, которое утратило хвалебный характер и приобрело отвлеченное значение.

Таким образом, заявленное обозначение «Гарна» не подпадает под действие запрета регистрации обозначений в качестве товарных знаков в случае, если эти обозначения указывают на род, вид или свойство товара или носят хвалебный характер.

Представленные патентным повереным ИНТЕЛЛЕКТ-С доводы оказались достаточными для пришедшего в августе 2004 г. решения о регистрации товарного знака.

2. Второй пример касается товарного знака «Миллениум для двоих». Данное обозначение Роспатент не хотел регистрировать по причине сходства его с уже зарегистрированным ТЗ «Millennium» (свидетельство №208551). Противопоставление товарных знаков сходных до степени смешения – очень распространенная ситуация. Поясню, что, в соответствии с нормами действующего законодательства, не подлежат регистрации обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с уже зарегистрированными товарными знаками, либо поданными на регистрацию обозначениями с более ранним приоритетом.

Вопрос «будут ли товарные знаки сходными до степени смешения» достаточно сложен. Мнения по данному вопросу, как правило, неоднозначны. Бывает сложно из похожих товарных знаков выделить те, которые будут сходными до степени смешения, а какие будут похожи, но не настолько, чтобы потребитель мог перепутать их между собой. И именно эта проблема решалась в отношении ТЗ «Миллениум для двоих».

В ответ на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства мы сообщили, что не согласны с мнением экспертизы по поводу того, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 25 класса. По нашему мнению, товарный знак, зарегистрированный под №208551, не является сходным до степени смешения с нашим товарным знаком, так как:

• В обозначениях разное количество слов: наше обозначение «Миллениум для двоих» - это словосочетание, состоящее из трех слов, а товарный знак «Millennium» №208551 состоит только из одного слова.
• Присутствует смысловое (семантическое) различие. Слова «для двоих» являются охраноспособными элементами и имеют различительную способность, они играют важную роль при восприятии смысла словосочетания в целом. Их нельзя не принимать во внимание. В словосочетание «Миллениум для двоих» заложено смысловое значение, говорящее о романтике, любви, либо то, что создано для двоих близких людей. И именно слова «для двоих» конкретизируют этот смысл обозначения в целом.
• В написании используются разный алфавит, буквами которого написаны слова. В нашем обозначении – буквы русского алфавита, в противопоставленном нам товарном знаке – буквы английского алфавита;
  Используется разный шрифт в написании.

Таким образом, между обозначением «Миллениум для двоих» и товарным знаком «Millennium», зарегистрированным под №208551, нет сходства до степени смешения.

По результатам рассмотрения подготовленного ИНТЕЛЛЕКТ-С ответа на уведомление о невозможности регистрации товарного знака Роспатентом, пришло решение не об отказе, а наоборот - о регистрации товарного знака.

3. Еще один пример - товарный знак «Split». Причина, по которой его не хотели регистрировать, отличается от предыдущих примеров. По мнению эксперта, «заявленное комбинированное обозначение со словесным элементом «Split» не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, «так как словесный элемент представляет собой географическое название – город Сплит в Югославии», которое порождает в сознании потребителя представление об определенном месте производства товаров и оказания услуг, которое не соответствует действительности. Экспертами ИНТЕЛЛЕКТ-С были предоставлены следующие доводы на вышеизложенное мнение:

• Данное название города является малоизвестным и вряд ли может быть воспринято как местонахождение производителя. Заявленное географическое название практически неизвестно рядовому потребителю, стоит заметить, что и представление эксперта о месте нахождения г. Сплит ошибочно (г. Сплит с 1991 г. находится в Хорватии, а такой страны как Югославия больше не существует), что подтверждает малоизвестность данного географического объекта. К тому же город этот небольшой, численность населения – 200 тысяч человек. Малоизвестность географического названия особенно очевидна на территории Российской Федерации, так как регистрация испрашивается на территории России, а не на международном уровне. В соответствии с п.2.4.2.2. Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений (утв. Приказом Роспатента от 23.03.01 г. №39), малоизвестным географическим названиям может быть предоставлена правовая охрана, тем более такое географическое название составляет только часть заявленного обозначения.
• Кроме этого, в фонде зарегистрированных товарных знаков выявлены 2 товарных знака со словесными элементами «Split» и «Сплит»: № регистрации 193775, дата регистрации 2000.09.05 и № регистрации 149621, дата регистрации 1997.01.31. Данные словесные элементы тождественны нашему словесному элементу «Split», но этим товарным знакам предоставлена правовая охрана, а заявленному нами обозначению, исходя из содержания уведомления, предполагался отказ – что мы посчитали несправедливым. В результате на данный товарный знак было выдано свидетельство.

На сегодняшний день есть еще немало примеров с аналогичными историями и положительным финалом – свидетельство на товарный знак в руках заявителей. К таким примерам относятся товарные знаки, как «Атомстройкмплекс», «Банк24.Ру», «Бегемот», «Бизнес пак», Уралгидравлика (комбинированный ТЗ) и др.

Ситуация с товарными знаками «Атомстройкомплекс» и «Банк24.Ру» показательна с той точки зрения, что клиенты, прежде чем обратится к нам за регистрацией, потратили несколько лет на контакты с другими патентными и юридическими фирмами, которые взялись было помочь, но в силу недостаточной профессиональной компетенции так и не смогли этого сделать. Им неоднократно отказывали в регистрации по тем или иным причинам: так, в случае с ТЗ «Атомстройкомплекс», главная из причин отказа было отсутствие различительной способности, так как слово более чем наполовину состоит из сокращения общепринятого для отрасли строительства - «стройкомплекс». Т.е. предполагается, что потребитель товаров и услуг не может быстро идентифицировать одного конкретного производителя среди целого ряда фирм, в названии которых есть слово «стройкомплекс». Вожделенная различительная способность, которая может помочь в получении исключительных прав на всю Россию, может быть приобретена заявителем в результате длительного использования, повлекшего за собой такой эффект, как общеизвестность (большинство потребителей определенного товара или услуги на всей территории Российской Федерации знают товар, услугу, производителя). Общеизвестность - это сложный, протяженный во времени и очень дорогой путь. Юристы ИНТЕЛЛЕКТ-С в целях оптимального решения задачи, сделали безошибочный ход, акцентировав внимание регистрирующего органа на часть «АТОМ» составного слова «АТОМстройкомплекс», при помощи графических средств выделив «АТОМ» в логотипе, для достижения эффекта его доминирования над «стройкомплексом». В результате были получены исключительные права на товарный знак.

4. Очевидно, что не всегда мнение эксперта в уведомлении может быть последним и решающим. Нужно только внимательно изучить имеющиеся материалы: противопоставленный ТЗ, основания для предполагаемого отказа, законодательство - и высказать мнение в защиту регистрации своего обозначения. От того, на сколько доводы будут убедительными, будет зависеть судьба вашего товарного знака.

Кроме этого, есть способы, позволяющие изначально устранить причины для отказа в регистрации товарного знака. Для этого достаточно провести поиск (экспертизу), с помощью которой можно выявить, есть ли в фонде зарегистрированных товарных знаков и поданных заявок тождественные или сходные до степени смешения товарные знаки и обозначения. Если найден зарегистрированный товарный знак, который препятствует регистрации нашего обозначения, то его можно попытаться аннулировать, но при этом должно быть соблюдено условие: регистрация должна быть получена не менее 3-х лет назад. Согласно нормам действующего законодательства, правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых 3-х лет после его регистрации.

Так, аннулирование зарегистрированного товарного знака «JAZZ» (№ свидетельства 154266) в Палате по патентным спорам, открыла дорогу для регистрации товарного знака «Джаз трэвел».

Не всегда удается убедить патентного эксперта встать на нашу сторону при рассмотрении заявки на регистрацию товарного знака. Редко, но бывает, что нашему клиенту отказывают по разным основаниям. Зачастую мы, более чем успешно, обжалуем незаконные, на наш взгляд, отказы в Палате по патентным спорам РОСПАТЕНТА (Федеральной службы по интеллектуальной собственности) и в арбитражном суде. Часто мы являемся некой «последней инстанцией», так как помогаем обжаловать отказы по товарным знакам, которые не мы регистрировали, тем самым исправляя ошибки юристов других патентных и юридических фирм.

5. Такая услуга, как представительство интересов клиентов по вопросам отказа в регистрации товарных знаков в Палате по патентным спорам, в практике ИНТЕЛЛЕКТ-С достаточно обширна. Ярким примером отмены отказа в регистрации товарного знака является «Лапин» (магазин кожаных перчаток). Позиция патентного эксперта РОСПАТЕНТА выражалась в том, что он посчитал наш товарный знак воспроизведением известной русской фамилии Лапин: военачальник (1899-1937), русский писатель (1905-1941), советский философ (р.1931), советский ботаник (1909-1986). Дело еще осложнялось тем, что фамилия нашего клиента – заявителя не совпадала с товарным знаком, на который испрашивалась регистрация, что, по мнению эксперта, могло ввести потребителя в заблуждение относительно производителя заявленных товаров и услуг. Юристы ИНТЕЛЛЕКТ-С представили в Палату по патентным спорам свою позицию и смогли доказать, что Лапин - это родовая фамилия заявителя. Так же последовательно были опровергнуты другие доводы государственного патентного эксперта, в результате чего отказ отменили, а товарный знак зарегистрировали.

В заключение необходимо сказать, что регистрация товарного знака, как и его разработка, процесс творческий и коммуникативный. В нем многое зависит не от правильного заполнения регистрационных форм, а от профессиональной подготовки юристов, хитрости и ловкости в формулировках документов, гибкости общения с чиновниками, успешном обжаловании незаконных действии регистраторов.

интеллектуальная собственность, международные товарные знаки, споры по интеллектуальной собственности, товарные знаки

ПОСТАВЩИКУ

· Подача заявок

Отказ в допуске при неуказании товарного знака

Возможно ли отказать в допуске к участию в аукционе участнику, который в заявке не указал товарные знаки материалов, которые используются при выполнении работ?

В силу п. 2 ч. 1 ст. 64 Закона о контрактной системе документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с ч. 3–6 ст. 66 Закона о КС и инструкцию по ее заполнению. При этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком аукционе.

Исходя из п. 3 ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной системе, первая часть заявки на участие в электронном аукционе при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар, должна содержать указанную в одном из следующих пунктов информацию:

• согласие, предусмотренное п. 2 этой же части, в т. ч. согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, либо согласие, предусмотренное п. 2 этой же части, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;
• согласие, предусмотренное п. 2 этой же части, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

В свою очередь, согласно ч. 1 ст. 67 Закона о КС аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную ч. 3 ст. 66 Закона о КС, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

В силу ч. 4 ст. 67 Закона о контрактной системе участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

• непредоставления информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной системе, или предоставления недостоверной информации;
• несоответствия информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной системе, требованиям документации о таком аукционе.

Отмечаем, что, как установлено в ч. 5 ст. 67 Закона о контрактной системе, отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным ч. 4 этой же статьи, не допускается.

Таким образом, на наш взгляд, первая часть заявки на участие в электронном аукционе может не содержать указание на товарный знак, т. к. в отношении него использована фраза «при наличии».

В свою очередь, если в отношении участника закупки не возник случай, указанный в ч. 4 ст. 67 Закона о КС, тогда участника электронного аукциона следует допустить к участию в нем (ч. 5 ст. 67 Закона о КС).

Дополнительно информируем, что в силу ч. 2 ст. 70 Закона о КС в течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе указанного в ч. 8 ст. 69 данного закона протокола заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе.

Таким образом, ч. 2 ст. 70 Закона о контрактной системе также допускает отсутствие товарного знака при заключении контракта.

5 мин на чтение

Примерное время

Распечатайте
и возьмите с собой

Распечатать статью

Скачать статью

ПОСТАВЩИКУ

Увеличение цены контракта при отсутствии в смете некоторых работ

По итогам электронного аукциона учреждением был заключен контракт по проведению монтажных работ.
Приложением к контракту являются смета и проектная документация. Пусконаладочные работы указаны в проектной документации, а в смете не учтены. Подрядчик требует увеличить цену контракта и оплатить данные работы.
Правомерны ли требования подрядчика или указанные работы он должен выполнить безвозмездно?

Прежде всего отметим, что Закон о контрактной системе основывается в т. ч. на положениях ГК РФ (ч. 1 ст. 2 Закона о КС), а заключаемые в соответствии с этим законом контракты являются гражданско-правовыми договорами (п. 3 ч. 1 ст. 1 Закона о КС). Иными словами, к отношениям, связанным с исполнением контрактов, применяются нормы ГК РФ, если нормами Закона о КС не предусмотрено иного.

Отношения по контракту на выполнение подрядных работ для государственных и муниципальных нужд регулируются положениями параграфа 5 главы 37 ГК РФ. Кроме того, в части, не противоречащей правилам указанного параграфа, к ним применяются общие положения о подряде (п. 2 ст. 702 ГК РФ). Поскольку предметом контракта являются подрядные строительные работы, к соответствующим отношениям применяются также нормы ГК РФ о строительном подряде (параграф 3 главы 37 ГК РФ).

Согласно п. 1 ст. 743 ГК РФ подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете. По нашему мнению, как видно из приведенной нормы, предполагается, что в смете в обязательном порядке отображаются те же работы и материалы, которые указаны в технической документации. Исходя из ст. 758 ГК РФ, «техническая документация» и «проектная документация» являются синонимами (см. также тему 1 Обзора практики рассмотрения жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа (учреждения), специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки при проведении закупок в соответствии с положениями Закона о контрактной системе, подготовленного Управлением контроля размещения государственного заказа ФАС России, декабрь 2014 г.).

Следует также обратить внимание на то, что в соответствии с п. 3 ст. 709 ГК РФ цена работы может быть определена путем составления сметы. В случае, когда работа выполняется в соответствии со сметой, составленной подрядчиком, смета приобретает силу и становится частью договора подряда с момента подтверждения ее заказчиком. Иными словами, составление сметы является только способом определения цены, иного значения она в соответствии с законодательством не имеет.

Согласно ч. 1 ст. 34 Закона о контрактной системе контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии с данным законом извещение об осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены. Извещение об осуществлении закупки согласно п. 2 ст. 42 Закона о КС должно содержать помимо прочего краткое изложение условий контракта, содержащее наименование и описание объекта закупки с учетом требований, предусмотренных ст. 33 Закона о КС, информацию о количестве и месте доставки товара, являющегося предметом контракта, месте выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта, а также сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг, начальную (максимальную) цену контракта, источник финансирования. В свою очередь, п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона о КС указывает, что описание объекта закупки должно носить объективный характер. В описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). А согласно п. 3 ч. 1 ст. 33 Закона о КС описание объекта закупки может включать в себя спецификации, планы, чертежи, эскизы, фотографии, результаты работы, тестирования, требования, в т. ч. в отношении проведения испытаний, методов испытаний, упаковки в соответствии с требованиями ГК РФ, маркировки, этикеток, подтверждения соответствия, процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий, а также в отношении условных обозначений и терминологии. Наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со ст. 33 Закона о КС, в т. ч. обоснование начальной (максимальной) цены контракта, должны содержаться согласно п. 1 ч. 1 ст. 64 Закона о КС в документации об электронном аукционе.

Иными словами, виды и объем работ, техническое задание должны быть определены в документации об электронном аукционе. При этом из ч. 1 ст. 34, п. 2 ст. 42 Закона о КС следует, что цена в контракте указывается общая за весь объем работ, за исключением случаев, прямо названных в Законе о КС, когда цена может определяться за единицу работы. Такая цена является твердой, и ее изменение, как следует из ч. 2 ст. 34, ч. 1 ст. 95 Закона о КС, в случаях, не указанных прямо в Законе о КС, не допускается, кроме возможности изменения цены, без изменения объема выполняемых работ и прочих условий контракта (см., например, постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.11.2014 № 15АП-19901/14).

Причем, обратим внимание, смета, составленная заказчиком, в соответствии с ч. 1, 9 ст. 22 Закона о КС только обосновывает начальную (максимальную) цену контракта перед началом конкурентной процедуры закупки. Окончательно же цена контракта, как было сказано выше, определяется итогами соответствующей процедуры, а потому такая смета не обязательна для победителя соответствующей процедуры, который является единственным лицом, осведомленным обо всех составляющих предложенной им цены. Соответственно, окончательная смета к контракту должна, как и указано в п. 3 ст. 709 ГК РФ, составляться подрядчиком в соответствии с технической документацией, включенной в состав документации о закупке, в т. ч. об электронном аукционе, и утверждаться заказчиком.

Таким образом, цена контракта, заключаемого по итогам электронного аукциона, определяется исключительно итогами торгов, причем за весь объем работ, предусмотренный документацией об аукционе. Составление сметы в этом случае носит формальный характер, такая смета не может устанавливать цену, отличающуюся от цены, определенной по итогам электронного аукциона. Наличие в смете ошибок никак не отменяет этих требований закона.

Поэтому, на наш взгляд, подрядчик обязан выполнить все работы, предусмотренные технической документацией, даже если они не отражены в смете, т. к. цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика, в т. ч. на выполнение этих работ (п. 2 ст. 709 ГК РФ).

Косвенно изложенная выше позиция подтверждается в постановлениях ФАС Уральского округа от 04.08.2010 № Ф09-6045/ 10-С4 и от 12.10.2009 № Ф09-7717/09-С4, Двенадцатого ААС от 17.02.2012 № 12АП-88/12. Приведенная судебная практика сформирована еще в период действия Закона № 94-ФЗ, однако, поскольку в рассматриваемой части нормы этого Закона по существу аналогичны положениям Закона о контрактной системе, мы полагаем, что она актуальна и в настоящее время.

К сожалению, судебной практики по контрактам, заключенным в соответствии с Законом о КС, равно как и материалов судебной практики, которые бы прямо разрешали рассматриваемый вопрос, нам обнаружить не удалось.

Эксперты службы правового консалтинга «Гарант»
Надежда Верхова, Алексей Александров

7 мин на чтение

Примерное время

Распечатайте
и возьмите с собой

Распечатать статью

Скачать статью

ПОСТАВЩИКУ

· Заключение и исполнение контракта

Подтверждение привлечения субподрядчиков из СМП

Нужно ли подтверждать привлечение к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций?

В соответствии с ч. 1 ст. 30 Закона о контрактной системе заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем 15% совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом ч. 1.1 данной статьи, путем:

• проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок, запросов предложений, в которых участниками закупок являются только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. При этом начальная (максимальная) цена контракта не должна превышать двадцать миллионов рублей;
• осуществления закупок с учетом положений ч. 5 данной статьи.

Согласно ч. 5 ст. 30 Закона о контрактной системе заказчик при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) вправе установить в извещении об осуществлении закупки требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

Согласно ч. 6 ст. 30 Закона о контрактной системе условие о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в случае, предусмотренном ч. 5 ст. 30 Закона о контрактной системе, включается в контракты с указанием объема такого привлечения, установленного в виде процента от цены контракта. Указанный объем учитывается в объеме закупок, осуществленных заказчиками у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с ч. 1 ст. 30 Закона о контрактной системе, и включается в отчет, указанный в ч. 4 ст. 30 Закона о контрактной системе. В контракты также должно быть включено обязательное условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

В соответствии с ч. 2 ст. 101 Закона о контрактной системе заказчик обязан осуществлять контроль за предусмотренным ч. 5 ст. 30 Закона о контрактной системе привлечением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.

При этом порядок осуществления такого контроля не установлен.

Рекомендуется в проекте контракта установить, например, условие о предоставлении заказчику подрядчиком, исполнителем документов или их копий, подтверждающих выполнение подрядчиком, исполнителем условий о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. В соответствии с условиями контракта исполнитель будет предоставлять заказчику подтверждение привлечения к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

Эксперты электронной системы «Госзаказ» e-gz .ru

3 мин на чтение

Примерное время

Распечатайте
и возьмите с собой

Распечатать статью

Скачать статью

Подходы к формированию критериев оценки

В зависимости от предмета закупок может отличаться набор критериев, а также значимость каждого критерия для заказчика. Значимость - это показатель, который определяет, в какой степени тот или иной критерий является более важным для заказчика. Обычно сумма значимостей всех критериев принимается равной 100 баллам (или других оценочных единиц, например процентов).

ЭТО НАДО ЗНАТЬ
Критерием оценки принято считать одно или несколько условий исполнения договора, которое может колебаться в своих значениях в определенном диапазоне и при этом оставаться приемлемым для заказчика. Например, срок поставки, срок отсрочки платежа, срок гарантийного обслуживания, квалификация, качество, цена и др.

Критерии оценки можно разделить на две категории.

Первая категория - это критерии, которые изначально выражены в числовых показателях, например, цена, срок поставки (в днях, месяцах, кварталах, годах и т. д.), срок гарантии (в месяцах, годах и т. д.) и др. Обычно такие критерии называют объективными.

Вторая категория - это критерии, которые не имеют числовых показателей, и такие показатели присваиваются оценочной комиссией заказчика исходя из указанного в заявке значения. Например, квалификация участника оценивается по предоставленной информации об опыте работы, о наличии квалифицированных кадров, специального оборудования и др. Такие критерии принято называть субъективными.

Объективные критерии чаще применяются при закупках стандартизированной продукции (товаров). Субъективные критерии применяются в случае, если закупаются работы или услуги.

Принципы подбора критериев

Разберем общие принципы подбора критериев оценки заявок в зависимости от предмета закупки.

Так, при закупках простой стандартизированной продукции возможно применение одного критерия - цена. При этом важно понимать, что все необходимые требования к самой продукции (ее техническим характеристикам), порядку формирования цены, сроку доставки, условиям оплаты, гарантийным требованиям и прочим значимым условиям устанавливаются заказчиком в документации и должны быть достаточно жесткими. Обычно указываются конкретные значения или небольшой диапазон таких значений, если указание жестких значений может повлечь ограничение конкуренции.

В случае закупки такой продукции обычно используются процедуры ценового аукциона, запроса котировок.

Если для закупок стандартизированной продукции заказчик планирует применять процедуры конкурса или запроса предложений, то ему необходимо, кроме критерия «цена», использовать еще хотя бы один критерий оценки, например срок гарантии, срок отсрочки платежа или др. Это связано с тем, что процедура конкурса или запроса предложений предполагает выбор победителя на основании «лучших условий», следовательно, таких условий должно быть несколько . Тем не менее цена останется основным критерием, значимость которого может составлять, например, 75–90 баллов (процентов).

Особенности закупки продукции с усложненной стоимостью

При закупках продукции, которая кроме своей первоначальной стоимости имеет и стоимость эксплуатации (автомобили, медицинская техника, принтеры, копиры и др.), необходимо учитывать и эту стоимость. В этом случае оценка будет производиться по стоимости жизненного цикла продукции.

» ВАЖНО!
Стоимость жизненного цикла продукции определяется путем сложения первоначальной стоимости со стоимостью эксплуатации в течение срока службы (определяется заказчиком или производителем).

В этом случае наиболее значимым критерием оценки тоже будет являться цена, но эта цена будет определяться расчетным путем в процессе оценки заявок. В связи с этим такая продукция может закупаться только на процедурах, при которых возможна многокритериальная оценка - конкурс или запрос предложений. Значимость критерия «цена» может составлять, например, 75–90 баллов (процентов). В документации указывается, что при оценке учитывается стоимость жизненного цикла продукции, а не стоимость поставки. Кроме того, в документации необходимо прописать, по каким показателям будет рассчитываться стоимость жизненного цикла и порядок предоставления такой информации. Это могут быть требования к участникам по заполнению сведений о дополнительных эксплуатационных расходах или эта информация будет браться заказчиком у производителя продукции.

При закупках продукции, в отношении которой заказчик заранее не может установить жесткий диапазон всех качественных характеристик продукции (например, при закупке ноутбуков, продуктов питания и др.), в документации могут быть установлены диапазоны различных характеристик такой продукции. Из представленных разновидностей продукции при оценке будет выбираться лучшая по соотношению цена - качество.

В этом случае оценка будет многокритериальная, могут применяться критерии: качество продукции, срок поставки (исполнения), срок гарантийного обслуживания и др. Значимость этих критериев определяется заказчиком в зависимости от приоритетов, но в большинстве случаев она не превысит критерия «цена». При таких закупках применяются процедуры конкурса или запроса предложений.

Многокритериальная оценка

Если закупается продукция, оценить которую можно только по результату, также применяется многокритериальная оценка. К такой продукции чаще всего относятся определенные виды работ и услуг (юридические, аудиторские услуги, научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы и др.). Оценить невыполненные работы и услуги возможно, только лишь опираясь на репутацию исполнителя, опыт его работы, квалификацию персонала, описание порядка исполнения работы или услуги. Поэтому при закупках работ и услуг основным критерием оценки часто является квалификация исполнителя и качество продукции (обычно определяется не по самой продукции, а по описанию, как будет выполняться такая работа или услуга).

В этом случае применяются процедуры конкурсов и запросов предложений, а также различные разновидности конкурсов: двухэтапные, селективные, с предварительным квалификационным отбором и др. При определении значимостей критериев уже не работает правило, что цена является приоритетной.

Чаще всего цена будет иметь меньшее значение по отношению к квалификации и качеству. Например, в международной практике в таких случаях применятся соотношение: цена - 20%, качество и квалификация (и другие критерии при необходимости) - 80%.

В России при государственных закупках подобной продукции применятся правило, что значимость субъективных критериев нельзя установить более 45%.

При осуществлении конкретной закупки возможна комбинация указанных выше подходов. Независимо от набора критериев их общая суммарная значимость всегда должна составлять 100 баллов (процентов).

Установление перечня критериев

Заказчики имеют право изложить в своем положении о закупке любой набор критериев, по которым им удобно оценивать заявки. При этом положением о закупке могут быть установлены жесткие правила указания в документации того или иного набора критериев в зависимости от предмета и/или процедуры закупки. Либо такой перечень открытый и оставлена возможность закупочному подразделению каждый раз при подготовке документации выбирать состав критериев, исходя из конкретной потребности.

Но есть правило, неизменное для любого заказчика: перечень критериев и порядок оценки должны быть указаны в закупочной документации и применяться ко всем участникам одинаково. Также не допускается применение критериев оценки, не указанных в документации. Если заказчик нарушил это правило, то его действия могут быть оспорены участниками закупок в ФАС России или суде.

Порядок оценки и сопоставления заявок

После определения набора возможных критериев и их значимости заказчику необходимо определиться с порядком оценки и сопоставления заявок по этим критериям.

Порядок оценки заявок определяет алгоритм расчета оценочного показателя заявки исходя из значения каждой заявки по критерию.

В закупочной деятельности уже сложилась практика, по которой объективные критерии принято оценивать расчетным путем, т. е. присваивать заявкам рейтинги, используя универсальную математическую формулу.

В случае если меньшее значение критерия является предпочтительным, используют формулу:

Ra i = ((A max – A i)/(A max – A min)) x Z a

• Ra i - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию А;
• A max - максимальное значение критерия А из предложенных участниками (или указанное в документации);
• A min - минимальное значение критерия А из предложенных участниками (или указанное в документации);
• A i - значение по критерию А, предложенное i-м участником;
• Z a - значимость критерия А в баллах.

К таким критериям относятся цена, срок поставки, срок исполнения работ, срок поставки продукции и др.

В случае если большее значение критерия является предпочтительным для заказчика, используют формулу:

Rb i = ((B i – B min)/(B max – B min)) x Z b

• Rb i - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию В;
• В max - максимальное значение критерия В из предложенных участниками (или указанное в документации);
• В min - минимальное значение критерия В из предложенных участниками (или указанное в документации);
• В i - значение по критерию В, предложенное i-м участником;
• Z b - значимость критерия В в баллах.

К таким критериям относятся, например, срок гарантии, отсрочка платежа и др.

Пример оценки заявок по различным критериям приведен в таблице:

Оценка заявок по различным критериям

Как видно из таблицы, у одной из заявок (Заявка Г) по всем критериям лучшие показатели. Методом расчета получилось, что она набрала 100 возможных баллов. Следует отметить, что при применении некоторых других математически формул, использующихся на практике заказчиками, такого результата не получится. То есть даже если в заявке содержатся лучшие показатели, она все равно никогда не наберет максимального количества баллов. По этой причине рекомендуется использовать приведенные выше формулы расчета.

Лекции читают ведущие специалисты Минфина, ФАС, Казначейства и эксперты сферы закупок
По итогам обучения - диплом!
Только для подписчиков журнала действует 15% скидка

Записаться на обучение

В первой части заявки участники электронного аукциона обязаны указать товарный знак предлагаемой ими продукции. Но факт отсутствия в заявке этого знака не дает права на ее автоматическое отклонение.

В соответствии с нормами Закона № 44, в первой части подаваемой заявки участники электронного аукциона обязаны указать товарный знак предлагаемой ими продукции. Однако факт отсутствия в заявке этого знака не дает права отклонять ее автоматически. Прежде чем принять решение о том, что такой участник не допускается к аукциону, заказчику необходимо разобраться, действительно ли у товара имеется товарный знак. В противном случае можно нарваться на штрафные санкции в сумме до 30000 рублей.

Рассмотрим на ряде примеров из административной практики случаи, когда заказчиками как неправомерно, так и вполне законно отклонялись заявки, в которых продукция не имела товарного знака.

В первой части подаваемой заявки на проведение электронного аукциона на поставку товара необходимо указывать товарный знак (его словесное обозначение) (). Смысл такого условия заключается в том, что благодаря указанию марки обеспечивается конкретизация товара, иначе заказчику не удастся понять, что ему хотят предложить. В случае поставки товара партиями у него возникает риск получить продукцию различных товарных знаков и производителей.

Между тем, при подаче заявок участниками аукционов зачастую не прописывается товарный знак. В некоторых случаях делают они это по незнанию или даже умышленно. Однако нередко у предлагаемых ими товаров просто не имеется товарного знака. Если антимонопольная служба установит, что заявка, не содержащая товарного знака, была отклонена аукционной комиссией неправомерно, то на каждого из членов контрактной службы может быть наложен штраф в размере одного процента от НМЦК (в диапазоне 5 – 30 тысяч рублей).

Покажем, в каких случаях заявка, в которой участниками не прописан товарный знак, может быть отклонена заказчиком, а когда они, сделав это, нарушают закон.

Когда заявку, не содержащую товарного знака, надо отклонять

Всеми членами аукционной комиссии было уплачено 5,0 тыс. руб. из-за неправомерного отклонения заявки участника, не содержащей товарного знака. Если аукционная заявка без товарного знака отклоняется, то заказчиками должны быть представлены доказательства, что на самом деле такой знак имеется. На трех примерах, которые приведены в этой главе, заказчикам это сделать удалось. Во всех случаях участники не были допущены к электронному аукциону на поставку товаров по причине не указания в своих заявках товарного знака. С решением заказчиков они не согласились и направили жалобу в антимонопольную службу России.

1. Вместо самой марки было указано словосочетание «товарный знак». В первом случае участником аукциона по закупке геральдической продукции в подаваемой заявке не указывался товарный знак, а было просто написано, что «товарный и упаковочный ярлыки содержат: а) штамп (товарный знак) производителя товара». На заседании Комиссии ФАС заявитель в свое оправдание предъявил свидетельство о регистрации штампа (товарного знака) (решение ФАС от 29 января 2016 г. № К-124/16). Однако такой довод сыграл против него, то есть он явился доказательством наличия товарного знака, а свидетельство на него должно быть в наличии по умолчанию. Законом № 44 предусматривается его указание в первой части подаваемой заявки. Участник не сделал этого. Антимонопольная служба приняла сторону заказчика.
2. Вместо товарного знака указывается фирма-производитель. В первой части своей заявки участником электронного аукциона была указана по позициям страна происхождения и фирма-изготовитель. К примеру, пункт 7 выглядел таким образом: «Котел электрический пищеварочный КПЭМ-350-О, ОАО «Чувашторгтехника», РФ». Участник посчитал, что это и является товарным знаком. Однако на заседании Комиссии антимонопольной службы заказчиком была предоставлена информация, что оборудование ОАО «Чувашторгтехника» выпускается только под брендом Abat (решение ФАС № К-100/16 от 26 января 2016 г.). Эти сведения были получены им в ответ на запрос в ОАО «Чувашторгтехника». В итоге, поскольку у продукции, производимой этой компанией, имеется собственный товарный знак, ФАС приняла сторону заказчика.
3. Указано не название, а интернет-ссылка. В первой части подаваемой участником аукциона заявки не указывался товарный знак предлагаемого изделия, а содержался текст «диктофон цифровой». Дальше шла ссылка, при переходе по которой отображался товар под брендом Olympus. Для заказчика это стало свидетельством того, что при наличии товарного знака участник не отобразил его в заявке как полагается. Комиссией ФАС действия заказчика, отклонившего заявку этого участника, были признаны правомерными (решение ФАС от 09 ноября 2015 г. № К-1495/15).

Товарный знак является обозначением для индивидуализации товаров, произведенных индивидуальными предпринимателями либо юридическими лицами. Это признание исключительного права на товар, которое удостоверяет свидетельство. Государственная регистрация товарного знака осуществляется федеральным органом власти в Государственном реестре знаков обслуживания и товарных знаков РФ.

Когда нельзя отклонять заявку, не имеющую товарного знака

На основании Закона о контрактной системе, участники электронных аукционов должны указывать товарные знаки продукции, которая предлагается к поставке, только если они имеются. На это указывается в скобках Закона № 44 (подпункт «а» , пункт 1, часть 3, статья 66).

Комиссия по закупкам не вправе отклонить заявку, если в точности не знает, имеется ли у предложенной продукции товарный знак (его словесное обозначение). Относится это к моменту, когда комиссией рассматриваются первые части заявок (протокол заказчика должен содержать причину, по которой участник не был допущен к аукциону). Это осознают далеко не все заказчики. Однако незамеченными такие ошибки не остаются: за их совершение приходится платить.

К аждый из нас ежедневно сталкивается с огромным количеством товарных знаков, которые окружают нас практически везде: на улицах, в магазинах, в рекламе, средствах массовой информации и даже в кино. С развитием рыночной экономики количество товарных знаков в нашей стране увеличилось в разы. Но какие преимущества дает владельцу товарного знака его государственная регистрация? Как определить объем правовой охраны товарного знака и продлить срок его действия? Каким образом можно использовать свой товарный знак и получить от этого дополнительную выгоду? На эти и иные вопросы автор ответит в статье.

Если раньше товарные знаки регистрировали в основном государственные гиганты, то в настоящее время зарегистрировать собственный товарный знак может любая фирма. Однако, несмотря на значительное число как уже зарегистрированных знаков, так и ежегодно подаваемых на регистрацию заявок, далеко не все представители бизнеса пользуются возможностью официального признания своих прав на логотипы и бренды компании (товарные знаки). Более того, нередко зарегистрированный товарный знак остается лишь приятным дополнением к существующему бизнесу, а свидетельство на него пополняет стопку макулатуры.

Торговая марка и товарный знак

Логотип, бренд, торговая марка, товарный знак - все эти понятия используются, когда речь идет об определенном знаке, идентифицирующем товары, работы и (или) услуги конкретной компании. По сути, все эти наименования являются синонимами, однако товарный знак - юридически более точное понятие. Только он является объектом интеллектуальной собственности, защита которому гарантируется российским законодательством. Так, согласно ст. 1477 ГК РФ товарный знак - это обозначение, используемое для индивидуализации товаров. Обозначение, используемое для индивидуализации работ и услуг, получило название «знак обслуживания». Учитывая общий правовой режим данных понятий, все, что будет сказано о товарном знаке, в полной мере относится и к знаку обслуживания.

Существуют различные виды товарных знаков. Вот наиболее распространенные из них:

Значительно реже регистрируют звуковые товарные знаки и уж совсем экзотика - обонятельные товарные знаки.

Зачем нужна госрегистрация

Следует иметь в виду, что далеко не каждый бренд или логотип может пройти государственную регистрацию. В соответствии со ст. 1483 ГК РФ, содержащей требования к регистрируемым обозначениям, товарный знак должен обладать различительной способностью, не должен вводить потребителей в заблуждение, а также нарушать права третьих лиц.

Безусловно, одной из основных характеристик товарного знака является его различительная способность или, иными словами, способность отличать товары и услуги конкретной компаний от других товаров и услуг, существующих на рынке. Товарный знак призван повысить узнаваемость выпускаемой продукции и стать дополнительным инструментом, позволяющим удержать старых и привлечь новых клиентов.

Но так ли обязательна государственная регистрация используемого логотипа (бренда и т.п.) в качестве товарного знака, тем более что такая регистрация требует дополнительных расходов по оплате пошлин и услуг патентных бюро?

Конечно, можно использовать свое обозначение и без государственной регистрации, однако в этом случае логотип становится крайне уязвимым. Только государственная регистрация является подтверждением принадлежности исключительного права на товарный знак конкретному лицу (ст. 1232 ГК РФ) и придает реальный вес правам его владельца.

Правообладатель товарного знака может:

• использовать знак самостоятельно (например, для маркировки производимых товаров);
• уступать (отчуждать) свое исключительное право;
• предоставлять право на использование знака третьим лицам;
• запрещать всем другим лицам использовать этот знак либо сходные или совпадающие обозначения в отношении тех же товаров и услуг.

И, что очень важно для правообладателя, - никто не вправе использовать без его разрешения обозначения, сходные с его товарным знаком, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 ГК РФ).

До государственной регистрации фактически любое лицо может использовать тождественное или сходное обозначение для маркировки своих товаров и услуг. Безусловно, такая ситуация становится весьма огорчительной в случаях, когда в «раскрутку» собственного незарегистрированного обозначения вложены существенные средства.

Таким образом, зарегистрированный товарный знак - это своего рода юридическая защита прав владельца от его незаконного использования, фальсификации или копирования конкурентами.

Порядок регистрации

Важно иметь в виду, что регистрация товарного знака носит территориальный характер, то есть знак охраняется в той стране, где состоялась его государственная регистрация.

Требования к оформлению заявки содержит ст. 1492 ГК РФ, в соответствии с которой заявка должна содержать:

• заявление о государственной регистрации (с указанием заявителя, его места жительства или места нахождения);
• само обозначение;
• перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация;
• описание заявляемого обозначения.

На один товарный знак подается одна заявка. Если необходимо зарегистрировать несколько вариантов обозначения, на каждый вариант оформляется отдельная заявка. В заявке указываются конкретные классы товаров и услуг на основании 10-й редакции Международной классификации товаров и услуг (МКТУ-10), утвержденной в соответствии с Ниццким соглашением о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (заключено в Ницце 15.06.1957, вступило в силу для СССР с 26.06.1971). В соответствии с МКТУ все товары и услуги разбиты на 45 классов по принципу однородности. Перечень товаров и услуг определяется заявителем, и их количество, как правило, не ограничивается.

Подать заявку на товарный знак можно самостоятельно, через патентных поверенных, аттестованных Роспатентом, или иного представителя. Примечательно, что интересы иностранных заявителей могут представлять только российские патентные поверенные. При этом заявителями по заявке могут выступать исключительно юридические лица или индивидуальные предприниматели. Физическое лицо без статуса ИП не может стать владельцем товарного знака.

Срок регистрации товарного знака составляет в среднем 10-12 месяцев, однако нередки случаи и более длительной регистрации. При завершении процедуры выдается свидетельство на товарный знак, подтверждающее исключительное право владельца.

Использование товарного знака до его регистрации

Очень часто при подаче заявки на регистрацию товарного знака заявитель (или его представитель) интересуется возможностью использования товарного знака до завершения процедуры его регистрации. Безусловно, наиболее предпочтителен вариант, когда товары или услуги, маркированные тем или иным товарным знаком, выходят на рынок после регистрации знака. Но, к сожалению, не всегда этого удается достичь.

При использовании товарного знака до его регистрации необходимо учесть, что подача заявки на регистрацию означает лишь заявление о своих притязаниях на то или иное обозначение. Подтверждением принадлежности исключительного права на знак является только факт его государственной регистрации. В связи с этим лицо, использующее незарегистрированный товарный знак (обозначение, используемое в качестве товарного знака), должно понимать, что тем самым берет на себя определенные риски.

Проведение качественного предварительного патентного поиска перед подачей заявки позволит заранее ознакомиться с препятствиями к регистрации знака и несколько снизить возможность предъявления претензий со стороны третьих лиц. Однако полноправным владельцем товарного знака можно стать лишь после завершения процедуры его регистрации.

Срок действия товарного знака

Срок действия исключительного права на товарный знак составляет 10 лет (ст. 1491 ГК РФ). Важно обратить внимание на то, что этот срок исчисляется с даты поступления заявки в Роспатент, а не с даты регистрации товарного знака. Законодательство позволяет правообладателю продлевать срок действия регистрации товарного знака на десятилетний период неограниченное число раз при условии оплаты государственной пошлины (на данный момент ее размер составляет 20 250 руб.).

Заявление о продлении знака подается в Роспатент в течение последнего года регистрации либо не позднее шести месяцев с даты окончания регистрации товарного знака. При этом если заявление подано в указанные шесть месяцев, необходимо оплатить дополнительную пошлину в размере 2050 руб., а также представить ходатайство о восстановлении пропущенного срока для продления действия товарного знака.

Процедура продления регистрации товарного знака занимает 2-3 месяца. По ее итогам выдается приложение к основному свидетельству на товарный знак с указанием даты, до которой продлено действие исключительного права. Соответствующая запись вносится и в Государственный реестр товарных знаков.

К сведению

Свернуть Показать

Контроль за сроком действия товарного знака осуществляется правообладателем самостоятельно, Роспатент никаких напоминаний не направляет.

На практике нередко возникают ситуации, когда все сроки, предусмотренные для продления знака, прошли, а соответствующие заявления и ходатайства в Роспатент так и не были направлены. В таком случае можно констатировать окончание действия исключительного права на товарный знак.

Если знак все-таки нужен, необходимо срочно подавать новую заявку на его регистрацию. К сожалению, успешной регистрации в этом случае никто гарантировать не может, поскольку за время действия знака могли существенно поменяться подходы экспертизы Роспатента к регистрации различных видов товарных знаков. Кроме того, учитывая массив товарных знаков, зарегистрированных за это время, а также количество поданных заявок, не исключено выявление дополнительных препятствий к регистрации. Неутешительно и то, что всю процедуру регистрации придется проходить заново, без каких-либо скидок на «прошлую жизнь» товарного знака.

Таким образом, за истечением сроков охраны своей интеллектуальной собственности необходимо внимательно следить.

Предупредительная маркировка

Итак, вы стали владельцем (правообладателем) зарегистрированного товарного знака. Каким образом можно всех проинформировать об этом? Ст. 1485 ГК РФ предусматривает право владельца товарного знака проставлять рядом со знаком так называемую предупредительную маркировку (знак охраны товарного знака), а именно:

• символ охраны товарного знака - латинскую букву «R» или латинскую букву «R» в окружности: ®;
• словесное обозначение - «товарный знак» или «зарегистрированный товарный знак».

Наибольшее распространение получил первый вариант. Использование предупредительной маркировки - право, а не обязанность правообладателя. Нередко в рекламе или на этикетках можно встретить указание аббревиатуры «тм» или «tm» (от англ. trademark - торговая марка), однако следует иметь в виду, что российским законодательством такая маркировка не предусмотрена. Вместе с тем в ряде зарубежных стран ее использование означает факт подачи заявки на регистрацию товарного знака.

К сведению

Свернуть Показать

Ст. 180 УК РФ содержит положения об ответственности за использование предупредительной маркировки по отношению к незарегистрированному товарному знаку. В частности, данная статья предусматривает наложение штрафа в размере до 120 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода за период до одного года, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года.

Объем правовой охраны товарного знака

Регистрация товарного знака действует в отношении определенных товаров и услуг. Иными словами, исключительное право на товарный знак существует только в отношении тех товаров и услуг, которые указаны в свидетельстве на товарный знак.

Пример 5

Свернуть Показать

Если товарный знак зарегистрирован для такого товара, как «сахар» (30 класс МКТУ), а реально им маркируется «мыло» (05 класс МКТУ), то обозначение, используемое для мыла, нельзя назвать зарегистрированным товарным знаком. Соответственно, исключительное право на него не принадлежит лицу, производящему такое мыло (далее - компания № 1). Однако если данное обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении «мыла» на имя другого лица, то продукция, выпускаемая компанией № 1, становится контрафактной.

В процессе деятельности может возникнуть необходимость в более широком применении товарного знака, чем предусмотрено свидетельством на него. Конечно, желательно еще при подаче заявки в Роспатент предусмотреть такую возможность и включить в нее товары и услуги с учетом потенциального плана, т.е. те, что только предполагаются к производству, или даже те, в отношении которых пока нет конкретной уверенности, но есть некоторое желание перейти к ним в будущем.

Если этого не было сделано, то выход один - подать новую заявку на регистрацию товарного знака, включив в нее нужные товары и услуги (классы МКТУ). Примечательно, что это будет не расширение уже имеющегося товарного знака, а новый товарный знак со своим индивидуальным номером, который также регистрируется на 10 лет.

Гораздо проще ситуация, когда правообладатель хочет не расширить, а сократить перечень товаров и услуг, в отношении которых состоялась регистрация. Для этого достаточно внести изменения в действующее свидетельство и исключить ненужные позиции. С этой целью в Роспатент подается соответствующее заявление и оплачивается государственная пошлина (2050 руб.).

Неиспользование товарного знака

Регистрируя товарный знак, в том числе «впрок» (т.е. включив в заявку товары и услуги на будущее), владелец знака должен учитывать последствия неиспользования своего товарного знака. Согласно ст. 1486 ГК РФ любое заинтересованное лицо может оспорить предоставление правовой охраны товарному знаку вследствие его неиспользования в течение любых трех лет с даты регистрации товарного знака. При этом знак не должен использоваться в течение трех лет, предшествующих такому обращению. Охрана может быть прекращена как для всех товаров (услуг), так и для их части.

Пример 6

Свернуть Показать

Товарный знак «Ромашка» был зарегистрирован 01.08.2006. Заявление об аннулировании знака по причине длительного неиспользования было подано заинтересованным лицом 01.08.2010. Согласно требованиям ГК РФ право на подачу такого заявления возникло уже с 01.08.2009, при этом, учитывая фактическую дату подачи заявления, правообладателю достаточно будет доказать факт использования знака в период с 01.08.2007 по 01.08.2010 (т.е. в течение трех лет до подачи заявления об аннулировании знака).

Заявление об аннулировании знака подается в Арбитражный суд г. Москвы (до 2012 года подобные дела рассматривались в Палате по патентным спорам).

Примечательно, что лицо, подавшее такое заявление, должно доказать свою заинтересованность. Просто так любой желающий не сможет прекратить действие прав на знак. Вопросы, касающиеся доказывания заинтересованности, рассмотрены в информационном письме Роспатента от 20.05.2009 № 3 «Об определении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием».

К сведению

Свернуть Показать

Для сохранения регистрации знака его владелец должен документально подтвердить, что знак реально использовался.

Ребрендинг

Товарный знак охраняется в том виде, в котором он был зарегистрирован. При этом допускается использование товарного знака с незначительными изменениями.

Однако довольно часто меняются интересы правообладателя знака, подходы к позиционированию себя на рынке, круг или предпочтения потребителей да и просто вкусовые приоритеты к дизайну своего логотипа (товарного знака). Соответственно, возникает необходимость в доработке и изменении товарного знака, прошедшего государственную регистрацию. Первый вопрос, возникающий у правообладателя, - можно ли внести изменения в уже существующий знак? При этом владелец знака может посчитать, что так как исключительное право на знак ему уже принадлежит, то при внесении изменений в него действие этого права не прервется, а лишь распространится на обновленный знак. Однако какой бы удобной ни была данная точка зрения, ее нельзя назвать верной.

Внести изменения в товарный знак можно только в том случае, если после этого не меняется общее зрительное впечатление от знака. Как правило, такие изменения крайне несущественны и могут касаться оттенков цветовой гаммы, используемых в отдельных частях знака, шрифта некоторых словесных элементов, исключения из знака неохраняемых элементов (т.е. тех, которые в составе знака может использовать любой заявитель).

Если же предполагаемые изменения носят более существенный характер, то по сути это уже новый товарный знак, для регистрации которого следует подать отдельную заявку. Отметим, что крупные компании нередко регистрируют значительное число знаков, представляющих собой различные варианты.

Пример 7

Свернуть Показать

Пример 8

Свернуть Показать

В результате ребрендинга товарных знаков, принадлежащих группе компаний «Связной», был зарегистрирован новый знак с добавлением разноцветной полосы и новой цветовой гаммы.

Подав новую заявку на измененный товарный знак, можно достичь сразу нескольких целей. Например, не только закрепить за собой исключительное право на обновленный знак, но и включить в заявку дополнительные товары и услуги, расширив тем самым первоначальный объем правовой охраны.

Варианты использования

Правообладателю товарного знака принадлежит целый комплекс прав, одним из которых является возможность использовать знак самостоятельно (например, для маркировки производимых товаров).

При этом ст. 1484 ГК РФ предусматривает, что для индивидуализации товаров, работ и услуг, в отношении которых знак зарегистрирован, он может быть размещен:

• на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории России, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию России;
• при выполнении работ, оказании услуг;
• на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
• в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
• в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Распоряжение правом на знак

Безусловно, приятно осознавать, что ваша интеллектуальная собственность, в данном случае - товарный знак, защищена, и вы, как правообладатель, наделены исключительным правом на него. Наличие такого права на товарный знак предполагает не только возможность его использования для самостоятельных нужд, но и право им распоряжаться, получая при этом дополнительные бонусы. Сделать это можно различными способами:

Указанные договоры заключаются в письменной форме и подлежат государственной регистрации в Роспатенте (ст. 1490 ГК РФ). Несоблюдение этих требований ведет к недействительности договора. За регистрацию договоров также предстоит уплатить государственную пошлину. Срок, в течение которого договор регистрируется, составляет 2-3 месяца.

Международная регистрация товарного знака

Все чаще интересы компаний выходят за пределы территории одной страны, в связи с чем возникает необходимость в международной защите своей интеллектуальной собственности.

Учитывая принцип территориальной охраны товарного знака, его желательно зарегистрировать и на территории стран, интересных с точки зрения ведения бизнеса для вашей компании. Ведь регистрация в России позволяет защитить товарный знак только в нашей стране, а для защиты в других государствах нужна дополнительная регистрация.

Зарегистрировать товарный знак в других странах можно двумя способами:

Международная заявка по Мадридской системе может быть подана на английском, французском и испанском языках. Срок регистрации - 10 лет с правом продления неограниченное число раз.

Подача заявки по Мадридской системе имеет еще ряд преимуществ:

• нет необходимости оплачивать услуги иностранных патентных поверенных в каждой стране;
• не нужно переводить заявку и соблюдать требования по составлению заявок в каждой интересующей стране;
• не нужно оплачивать в каждой стране национальные пошлины;
• продлить регистрацию знака во всех странах можно путем подачи одного заявления;
• в случае возникновения необходимости в расширении перечня стран для регистрации сделать это можно путем подачи единой заявки на территориальное расширение с указанием сразу нескольких стран.

Защита знака

Нельзя исключать, что право на зарегистрированный товарный знак будет нарушено и другая компания станет использовать ваш знак или обозначение, сходное с ним до степени смешения.

Здесь отметим, что любые товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными (п. 1 ст. 1515 ГК РФ). Правообладатель товарного знака при этом вправе требовать за счет нарушителя изъятия из оборота и уничтожения данного контрафакта.

Те же последствия влечет и нарушение исключительного права при выполнении работ или оказании услуг. Нарушитель обязан удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с документации, вывесок, рекламы выполнения работ или оказания услуг.

Примечательно, что у владельца товарного знака есть возможность выбора способа компенсации (возмещения) нарушения его исключительного права. Так, по общему правилу нарушитель обязан возместить причиненные убытки (т.е. реальный ущерб и упущенную выгоду). Однако рассчитать размер причиненных убытков бывает достаточно сложно. В связи с этим владелец товарного знака имеет право по своему усмотрению вместо возмещения убытков требовать выплату ему компенсации, которая может быть рассчитана двумя способами (п. 4 ст. 1515 ГК РФ):

• от 10 тыс. до 5 млн руб. (конкретный размер определяется судом исходя из характера нарушения);
• в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование знака.

Кроме того, незаконное использование чужого товарного знака может повлечь привлечение не только к гражданской, но и к административной (ст. 14.10 КоАП РФ) и к уголовной ответственности (ст. 180 УК РФ).

Таможенный реестр товарных знаков

Не секрет, что значительное количество контрафактной продукции поступает в нашу страну из других государств через российскую границу. Для защиты прав на те или иные объекты интеллектуальной собственности предусмотрена возможность включения сведений о данных объектах в специальный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. Ведет такой реестр Федеральная таможенная служба (ФТС России). В таможенный реестр могут быть внесены сведения не только о товарных знаках, но и, например, о наименованиях мест происхождения товаров, объектах авторских и смежных прав.

К сведению

Свернуть Показать

Порядок внесения объектов интеллектуальной собственности в таможенный реестр регулируется Федеральным законом от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации», Таможенным кодексом таможенного союза, Административным регламентом Федеральной таможенной службы по исполнению государственной функции по ведению таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности (утв. приказом ФТС России от 13.08.2009 № 1488).

Что касается товарных знаков, то по данным ФТС России наибольшее число подделок выявляется в отношении одежды и обуви, на втором месте - кондитерские изделия и продукты питания, далее - косметика и парфюмерия. В десятке самых популярных контрафактных товаров также CD- и DVD-диски, бытовая техника, фармацевтическая продукция.

Для внесения товарного знака в таможенный реестр правообладателю необходимо подать соответствующее заявление в ФТС России. Таможенные органы, в свою очередь, обязаны сопоставлять сведения из таможенной декларации со сведениями в таможенном реестре. При выявлении нарушений исключительных прав на таможенные органы возложена обязанность подать заявление в суд о привлечении нарушителя к административной ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ. При этом обращение таможенного органа в суд может повлечь не только наложение штрафа, но и конфискацию всей ввозимой партии контрафактного товара.

К сожалению, правообладатели товарных знаков не очень активно спешат вносить информацию о своих знаках в таможенный реестр, недооценивая его эффективность. Вместе с тем значительное число дел об административных правонарушениях по товарным знакам возбуждается именно по заявлениям таможенных органов благодаря выявлению нарушителей с помощью сведений, внесенных в таможенный реестр.

Сноски

Свернуть Показать

Оптовая компания приобретает алкогольную продукцию российского и иностранного производства. Поставщиками продукции являются российские компании, ряд из них являются производителями этой продукции. До момента реализации продукция хранится на складе компании. В дальнейшем компания продает продукцию в организации розничной торговли. Одна из них запросила у компании документы, подтверждающие регистрацию или использование исключительного права на товарный знак (свидетельство на товарный знак, лицензионный договор). Компания, в свою очередь, запросила их у своего поставщика. Однако поставщик не считает необходимым представлять запрошенные документы.

Грозит ли какая-нибудь ответственность компании и организациям розничной торговли при отсутствии у них документов, подтверждающих регистрацию или использование исключительного права на товарный знак на приобретаемую алкогольную продукцию?

Товарным знаком признается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. На товарный знак, как один из видов интеллектуальной собственности, признается исключительное право, обладатель которого вправе использовать это средство индивидуализации по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, в том числе разрешать или запрещать другим лицам его использование (п. 1 ст. 1229, п. 1 ст. 1477, п. 1 ст. 1484 ГК РФ).

В силу ст. 1479 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При этом ст. 1479 ГК РФ содержит также оговорку, что на территории Российской Федерации исключительное право на товарный знак действует также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации. В частности, признаются и подлежат защите на территории России товарные знаки, прошедшие международную регистрацию в соответствии с условиями Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 года. Охрана, возникающая вследствие международной регистрации, предоставляется в России только в случае, когда владелец товарного знака прямо испросит об охране его знака в заявке (ст. 3-bis Мадридского соглашения, а также заявление СССР, сделанное при его подписании). При этом содержание права на товарный знак, его действие, ограничения, порядок его осуществления и защиты определяются ГК РФ независимо от положений законодательства страны возникновения исключительного права, если международным договором или самим кодексом не предусмотрено иное (п. 2 ст. 1231 ГК РФ). Независимо от регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности охраняется также товарный знак, признанный общеизвестным (ст. 1508 ГК РФ).

В иных случаях товарный знак, зарегистрированный в иностранном государстве, не подлежит правовой охране в Российской Федерации.

Размещение товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, является использованием товарного знака (пп. 1 п. 2 ст. 1484 ГК РФ).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 ГК РФ). Разрешение правообладателя на использование товарного знака иными лицами может выражаться в различных формах. В частности, правообладатель может предоставить право использования товарного знака на основании лицензионного договора (п. 1 ст. 1489 ГК РФ). Кроме того, закон упоминает о возможности использования товарного знака под контролем правообладателя (п. 2 ст. 1486 ГК РФ).

Согласно ст. 1480 ГК РФ государственная регистрация товарного знака осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Государственный реестр товарных знаков). На товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается соответствующее свидетельство, которое удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (ст. 1481 ГК РФ).

В силу ст. 1506 ГК РФ сведения о государственной регистрации товарного знака подлежат публикации Роспатентом в официальном бюллетене "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров". Бюллетень размещается на официальном сайте ФИПС в разделе "Официальные публикации", доступ к нему является бесплатным (п. 1.3 Положения об официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров", утвержденного приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.12.2013 N 167).

Таким образом, данные Роспатента о зарегистрированных товарных знаках являются открытыми и любое лицо может с ними ознакомиться (постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 08.11.2011 N 05АП-7281/11).

Товары, на которых незаконно размещен товарный знак, являются контрафактными (п. 1 ст. 1515 ГК РФ).

На основании п.п. 2, 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, на которых размещен незаконно используемый товарный знак. Кроме того, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя возмещения убытков либо выплаты компенсации:

• в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения, или
• в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Помимо этого, ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за реализацию товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, в виде административного штрафа на граждан в размере однократного размера стоимости товара, явившегося предметом административного правонарушения, но не менее двух тысяч рублей с его конфискацией; на должностных лиц - двукратного размера стоимости товара, явившегося предметом административного правонарушения, но не менее двадцати тысяч рублей с его конфискацией; на юридических лиц - трехкратного размера стоимости товара, явившегося предметом административного правонарушения, но не менее сорока тысяч рублей с его конфискацией (смотрите, например, постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.04.2014 N 14АП-11491/13).

Пленумом ВАС РФ в п. 8 постановления от 17.02.2011 N 11 "О некоторых вопросах применения особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" разъяснено, что ст. 14.10 КоАП РФ охватывает в числе прочих такие нарушения, как введение товара, на котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) содержится незаконное воспроизведение средства индивидуализации, в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также ввоз на территорию Российской Федерации такого товара с целью его введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации. В этом же пункте разъяснено, что за нарушение, заключающееся в реализации товаров, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, к административной ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ может быть привлечено любое лицо, занимающееся этой реализацией, а не только первый продавец соответствующего товара. Ответственность юридического лица за совершение рассматриваемого правонарушения наступает в том числе в случае, если лицо использовало чужой товарный знак, не проверив, предоставляется ли ему правовая охрана в Российской Федерации, и (или) не проверив, осуществляет ли оно такое использование на законных основаниях (п. 9.1 названного постановления).

Во избежание негативных последствий покупателю при приобретении товара с целью его дальнейшей продажи целесообразно истребовать у продавцов документы, подтверждающие происхождение товара, а также законность использования нанесенного на товар товарного знака (решение Арбитражного суда Свердловской области от 23.12.2008 N А60-37874/2008-С9). Условие о представлении таких документов может быть внесено сторонами в текст договора купли-продажи. Отказ продавца в представлении истребуемой информации позволит впоследствии взыскать с него убытки (смотрите, например, постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 16.11.2012 N Ф04-5079/12).

Эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ Карасевич Любовь, Барсегян Артем.